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廣西知識產權律師:全部用于境外銷售的貼牌加工是否構成侵犯商標專用權?
作者:管理員    發布于:2017-09-13 15:43:05    文字:【】【】【

作者:韋云毅  廣西金飛律師事務所   13377232808


貼牌加工是指加工承攬商基于定作商的指示,不但為定作商加工制造產品,且在定作產品上附加定作商提供或指定的商標或標示的加工承攬行為。作為“世界工廠”的中國,貼牌加工是一個極為龐大的產業。

把商標或標示附加于產品上的“貼牌”行為,若所貼的“牌”與他人的商標相同或相似,,且未得到商標權利人的許可,則可能構成侵犯他人的商標專用權。若他人的商標是在中國注冊的商標,則侵犯商標專用權是沒有疑義的,但若他人的商標不是在中國注冊的商標,且該產品完全銷往中國境外,不在中國境內銷售,是否構成侵犯商標專用權則是經歷了肯定——否定的曲折的認識過程。

2001年施行的《商標法》第五十二條規定:“有下列行為之一的,均屬侵犯注冊商標專用權:(一)未經商標注冊人的許可,在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的;……”,依此規定,法院的早期判決均認定未經權利人許可在中國境內使用他人相同或相似商標構成侵犯商標專用權,而不論產品是否全部銷往境外。

但此類判決一直存在爭議。反對者從侵權的構成進行分析,認為由于全部用于向中國境外銷售的貼牌產品不在中國境內銷售,未搶占國內商標權人市場,未對商標權人造成損失,因此不構成侵權。也有人從侵權行為進行分析,認為貼牌產品僅是在中國生產,不在中國銷售,因此在產品上附加商標(貼牌)的行為,不具有識別商品來源的功能,不屬于商標法規定的“使用”,因此不構成侵權。

支持構成侵權和反對構成侵權的觀點的不同之處在于對商標法的理解。支持者嚴格以法律條文為依據,反對者則以法理對法條進行解釋。作為實際司法者的法院更遵從法條,只要法條有規定的,即使法條與法理不符,不會輕易越過法條。法院的理由是,法院只是法律的適用者,當法律有明確的規定時,法院應當遵照執行,如果法條與立法目的不符或有不明之處,則應由立法者進行修改或由有權機關進行解釋,法院特別是實際審理案件的基層、中級法院不應也沒有權利對法律進行修改或擅自解釋,否則必然造成法律適用的不統一。從此來看,法律制定和解釋的缺位是產生爭議的主要原因。

此類判決在2011年遭到了突破。

廣東高院(在2011)粵高法民三終字第467號判決書中認定“受委托定牌加工出口的產品全部銷往日本國。因此,被訴侵權商標只能在日本國市場發揮其區別商品來源的功能,日本國消費者可以通過該商標區分商品來源為Yamato公司。涉案產品并未在中國國內市場實際銷售,涉案產品的被訴侵權商標并未在中國國內市場發揮識別商品來源的功能,中國國內相關公眾不存在對該商品的來源發生混淆和誤認的客觀基礎,鱷魚恤公司的中國市場份額也不會因此被不正當擠占,其注冊商標的商標識別功能并未受到損害?!笈芯鋈隙ɡ還廄秩?,不符合商標法?;ぷ⒉嶸癱曜ㄓ萌ǖ牧⒎ㄒ饌?,屬于適用法律錯誤,本院予以糾正?!迸芯霾還鉤汕秩?。

廣東高院沒有機械適用《商標法》第五十二條規定的相同的商品和相同商標的“雙相同”標準,而是采用了“混淆”的判斷的標準,更符合商標法的立法原意,屬于法理在司法實踐中的實際應用。

此案判決引起了業內極大的關注,并成為“涉外定牌加工是否構成侵權”認識的拐點,其他法院開始出現認定為不侵權的案例和表達出類似的觀點。

最高人民法院知識產權庭庭長孔祥俊在其文章《新修訂商標法適用的幾個使用問題》中闡述了自己的觀點:“雙相同”的適用前提仍是首先構成商標使用行為,不屬于商標使用的情形根本不落入?;し段?。“在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標”(商標法第五十七條第(一)項),乃是首先構成商標意義上的使用,也即構成商標使用行為。如果被訴侵權行為根本不是商標使用行為,就當然不構成侵犯注冊商標專用權行為。例如,商標法第五十九條規定的正當使用,就不是商標使用行為?;褂?span style="TEXT-DECORATION: underline; FONT-FAMILY: 微軟雅黑">其他非識別性使用(非商品來源標識意義上的使用),如就貼牌加工中的“貼牌”是否屬于商標使用行為而言,這種全部用于境外銷售、在中國境內不進入市場流通領域的附加商標(“貼牌”)行為,在中國境內不具有識別商品來源的功能,因而不屬于商標使用行為。對于非識別商品來源意義上的使用行為,不存在商標法第五十七條第(一)項相同使用規定的適用前提和余地,根本不落入?;し段?,不適用絕對?;?。換言之,首先要判斷是否屬于商標使用,排除非商標性使用,然后才會判斷是否為相同近似使用等。

雖然孔祥俊是以個人名義發表此文,但以其最高人民法院知識產權庭庭長的身份,可以認為其觀點即是中國最高司法機關的法律理解。在將來,該觀點必將在實際審判中適用。法律解釋缺位的狀況將會改變,關于“全部用于境外銷售的貼牌加工是否構成侵犯商標專用權”不會再有不同理解,爭議也將偃旗息鼓。

法理是法條的精神和內核,但要能在審判中應用,需要有權機關進行解釋,這是一個不可回避的過程。正是一個個活生生的案例對法條進行不斷的沖擊,才促使法理應用在審判中。所以,任何一個案件,都是法治進步的推動力,對每一個案件,never give up!

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