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柳州商標律師:柳州兩面針與國家商評委商標異議案
作者:管理員    發布于:2017-09-22 09:29:18    文字:【】【】【

柳州商標律師:注冊多個商標還要注重商標管理,切不可簡單注冊了事。

    柳州兩面針公司持有多個“兩面針”商標,其中一個兩面針”商標被認定為馳名商標。他人在鞋帽類商品上注冊兩面針商標,柳州兩面針以該“商標是對兩面針公司馳名商標的直接復制、模仿”提出異議,但異議提出的引證商標卻是沒有被認定為馳名商標的其他兩面針商標,引證對象錯誤,在庭審中提出更換引證商標被法院拒絕,導致異議被駁回。

    ——韋云毅律師 13377232808

北京市高級人民法院

行政判決書

(2013)高行終字第72 

上訴人(原審被告)國家工商行政管理總局商標評審委員會。

被上訴人(原審原告)柳州兩面針股份有限公司。

原審第三人洪某某。

上訴人國家工商行政管理總局商標評審委員會(簡稱商標評審委員會)因商標異議復審行政糾紛一案,不服北京市第一中級人民法院(2011)一中知行初字第1858號行政判決,向本院提起上訴。本院于20111224日受理本案后依法組成合議庭,并于2013321日公開開庭進行了審理。上訴人商標評審委員會的委托代理人于某某,被上訴人柳州兩面針股份有限公司(簡稱兩面針公司)的委托代理人孔某某到庭參加了訴訟。原審第三人洪某某經本院合法傳喚未到庭,本院依法缺席進行了審理。本案現已審理終結。

北京市第一中級人民法院查明:20021120日,洪某某向國家工商行政管理總局商標局(簡稱商標局)第3376170號“倆面針L.M.ZHENLIANGMIANZHEN及圖形”商標(簡稱被異議商標)的注冊申請,指定使用在第25類“帽、襪”等商品上。

引證商標一為第1074953號“兩面針及圖”,其注冊商標專用權人為本案原告兩面針公司,核定使用商品為第3類:牙膏。經續展,其注冊商標專用權期限自1997814日至2007813日。

引證商標二為第629998號“LIANGMIANZHEN”商標,其注冊商標專用權人為本案原告兩面針公司,核定使用商標為第3類:牙膏。經續展,其注冊商標專用權期限自1993220日至2013219日。

被異議商標經初審公告后,兩面針公司在法定異議期內向商標局提出異議申請。商標局經審查作出(2009)商標異字第21354號《“倆面針L.M.ZHEN及圖形”商標異議裁定書》(簡稱第21354號裁定),裁定:被異議商標予以核準注冊。

兩面針公司不服,在法定期限內向商標評審委員會提出復審申請,其主要理由為:一、兩面針公司是全球最大的中草藥牙膏生產企業,主導產品“兩面針中藥牙膏”為中國名牌產品,獲得了中國馳名商標的榮譽稱號。二、被異議商標的文字與兩面針公司在先注冊的一系列“兩面針及圖”、“LIANGMIANZHEN”、“兩面針LIANGMIANZHEN”等商標幾乎完全相同。三、兩面針公司在牙膏商品上在先注冊的兩引證商標在被異議商標申請注冊之前已成為中國的馳名商標,被異議商標是對兩面針公司馳名商標的直接復制、模仿。兩面針公司的“兩面針”系列商標指定使用的商品與被異議商標指定使用的商標均為易耗品,二者具有相同的消費群體和銷售渠道。綜上,依據《中華人民共和國商標法》(簡稱《商標法》)第十三條第二款、《民法通則》第四條和《反不正當競爭法》第二條的規定,被異議商標不應獲準注冊。

兩面針公司在商標異議復審階段提交了如下知名度證據:

1、商標局作出的商標監(199953號《關于認定“兩面針”商標為馳名商標的通知》(簡稱第53號通知),該通知顯示,兩面針公司“注冊并使用在牙膏商品上的‘兩面針’商標為馳名商標”。其所附的商標圖樣即為兩引證商標的商標圖樣,但無商標注冊號。

2、國家質量監督檢驗檢疫總局20029月頒發的中國名牌產品證書,其中顯示“柳州兩面針股份有限公司生產的兩面針牙膏為中國名牌產品”。

201139日,商標評審委員會作出商評字〔2011〕第03386號《關于第3376170號“倆面針L.M.ZHEN LIANGMIANZHEN及圖”商標異議復審裁定書》(簡稱第3386號裁定)。該裁定認為:兩面針公司提交的被認定為馳名商標的通知書只能證明其作為馳名商標受?;さ募鍬?。商標注冊證只能證明兩面針公司商標注冊情況,不能證明其知名度情況,僅憑兩面針公司提交的中國名牌產品證書證據不足以證明在被異議商標申請注冊日之前,兩面針公司的“兩面針及圖”、“LIANGMIANZHEN”商標已在相關公眾中達到馳名狀態。雖然被異議商標與兩面針公司的“兩面針及圖”、“LIANGMIANZHEN”商標文字近似,但本案被異議商標指定使用的帽、襪等商品與兩面針公司具有較高知名度的牙膏商品在性質、用途等方面相差甚遠,被異議商標的注冊使用不易使相關公眾產生混淆,從而損害兩面針公司的利益?!噸謝嗣窆埠凸穹ㄍㄔ頡罰虺啤睹穹ㄍㄔ頡罰┑謁奶鹺汀噸謝嗣窆埠凸床徽本赫ā罰虺啤斗床徽本赫ā罰┑詼躋言凇渡癱攴ā廢喙胤芍杏枰蘊逑?。依據《商標法》第三十三條、第三十四條的規定,裁定如下:被異議商標予以核準注冊。

兩面針公司在原審訴訟階段補充提交了相應知名度證據,其中產生于被異議商標申請日之前,且能夠證明引證商標知名度的證據為:

1、中國商業聯合會與中華全國商業信息中心于2002325日頒發的榮譽證書,其中顯示“2001年度‘兩面針’牌牙膏市場綜合占有率在國產藥物牙膏中榮列第一名”;

2、中國商業聯合會與中國全國商業信息中心于2003326日頒發的榮譽證書,其中顯示“2002年度‘兩面針’牌藥物牙膏市場綜合占有率在同類產品中榮列第一名”;

3、中國?;は顏呋鴰嵊?/span>2002328日頒發的榮譽證書,其中顯示兩面針公司的“兩面針牌系列產品為中國消費者放心產品信譽品牌”。

北京市第一中級人民法院認為:本案審理焦點為被異議商標的注冊是否違反了《商標法》第十三條第二款的規定。

一、《商標法》第十三條第二款的理解。

《商標法》第十三條第二款規定,就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的,不予注冊并禁止使用。

對于該條款中的“誤導公眾”,依其字面含義應理解為“跨類混淆”的情形,即相關公眾認為在后商標的所有人與在先馳名商標所有人系同一主體(即直接混淆),或二者具有特定關聯關系(即間接混淆),從而將在非類似商品或服務上申請注冊的在后商標與他人在先馳名商標相混淆。

但在《最高人民法院關于審理涉及馳名商標?;さ拿袷戮婪裝訃τ梅扇舾晌侍獾慕饈汀罰虺啤凍勖癱晁痙ń饈汀罰┦┬瀉?,第十三條第二款的適用范圍有所變化,從“跨類混淆”擴大到“淡化”?;?。該司法解釋第九條規定,足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯系,而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽,或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的,屬于《商標法》第十三條第二款規定的“誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”。由該規定可知,減弱馳名商標顯著性的行為(即弱化行為)及貶損馳名商標的市場聲譽的行為(即丑化行為)均屬于“誤導公眾”的情形,上述情形可統稱為淡化行為。雖然上述條款中亦規定了“不正當利用馳名商標的市場聲譽”的行為,但因其常與淡化或丑化行為同時并行存在,通常情況下其較難單獨構成一類損害馳名商標聲譽的行為。

雖然上述司法解釋針對的是民事案件,但鑒于商標行政案件中采用的馳名商標?;ぴ蠐朊袷擄訃脅捎玫腦蠆⑽薏煌?,故上述規定亦應適用于商標行政案件。

綜上可知,《商標法》第十三條第二款中的“誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”通常情況下包括兩種情形:在后商標的注冊及使用構成與在先馳名商標跨類混淆的情形;在后商標的注冊及使用造成對在先馳名商標的淡化(包括弱化及丑化)的情形。

具體到本案,如果兩引證商標構成馳名商標,而被異議商標的注冊及使用行為會產生跨類混淆或淡化的后果,則可以認定被異議商標的注冊違反《商標法》第十三條第二款的規定。

二、《商標法》第十三條第二款的判斷主體。

因無論是“跨類混淆”的產生還是“淡化”的產生均需建立在“相關公眾”的認知基礎上,而不同商品或服務所對應的相關公眾的范圍并不相同,從而導致其對同一商標是否構成馳名或是否被誤導的認知亦不相同,因此,在判斷是否屬于《商標法》第十三條第二款?;さ某勖癱?,以及是否構成跨類混淆或淡化的情形之前,有必要首先對“相關公眾”的范圍予以確定。

因《商標法》第十三條第二款中所?;さ某勖癱晗抵岡詬米⒉嶸癱輟昂碩ㄊ褂玫納唐坊蚍瘛鄙暇哂瀉芨咧鵲納癱?,故對于是否構成“馳名商標”的認定應以該商標核定使用的商品或服務的相關公眾為判斷主體。但對于是否具有“誤導公眾”這一后果的判斷,則因為基于混淆或淡化而被誤導的公眾僅可能是“在后商標”指定使用商品或服務的相關公眾,而非“在先馳名商標”核定使用商品或服務的的相關公眾,故“誤導公眾”只能以“在后商標”使用的商品或服務的相關公眾作為判斷主體。

判斷主體的確定對于馳名商標的?;ぞ哂兄匾庖?。判斷主體所具有的“不同”范圍意味著其對于“同一”事實有著不同的認知能力,這也就意味著,即便在先商標在某類商品或服務上構成馳名,因其他類別的商品或服務的相關公眾對該馳名的事實并不一定具有認知能力,故在其他商品或服務上注冊或使用的相同或近似的商標并不必然會導致與在先馳名商標的“跨類混淆”或“淡化”。

具體到本案,判斷兩引證商標是否構成馳名商標,應以引證商標核定使用的商品的相關公眾(即牙膏類商品的相關公眾)為判斷主體,而判斷是否具有《商標法》第十三條第二款規定的“誤導公眾”的后果,則應以被異議商標指定使用商品的相關公眾(即鞋、襪類商品的相關公眾)為判斷主體。

三、兩引證商標在被異議商標申請日之前是否構成馳名商標。

《馳名商標司法解釋》第八條規定,對于在中國境內為社會公眾廣為知曉的商標,原告已提供其商標馳名的基本證據,或者被告不持異議的,人民法院對該商標馳名的事實予以認定。

本案中,對于引證商標一“兩面針”商標,兩面針公司在商標異議復審階段提交的商標局作出的第53號通知、國家質量監督檢驗檢疫總局20029月頒發的中國名牌產品證書,以及兩面針公司在本案訴訟中提交的中國商業聯合會與中華全國商業信息中心于2002325日頒發的“‘兩面針’牌牙膏市場綜合占有率在國產藥物牙膏中榮列第一名”、以及2003326日頒發的“2002年度‘兩面針’牌藥物牙膏市場綜合占有率在同類產品中榮列第一名”榮譽證書均可以在相當程度上證明引證商標一在中國境內已具有較高知名度,在此基礎上,結合考慮引證商標一在我國的使用歷史及相關公眾對引證商標一的認知,現有證據已構成證明其知名度的基本證據,引證商標一可以認定構成《商標法》第十三條第二款規定的馳名商標。

對于引證商標二是否構成馳名商標,因兩面針公司提供的現有證據中僅商標局頒發的認定馳名商標的通知涉及引證商標二,其他證據均是涉及引證商標一“兩面針”商標,在此基礎上結合考慮在相關公眾心目中對于“兩面針”牙膏的認知主要是基于對中文“兩面針”的認知這一因素,僅依據現有證據無法認定引證商標二構成馳名商標,馳名商標二無法獲得《商標法》第十三條第二款的?;?。

四、被異議商標的注冊是否會產生與引證商標一跨類混淆的后果。

在馳名商標?;ぶ鋅繢嗷煜娜隙ㄔ蠐肫脹ㄉ癱暝諳嗤蚶嗨粕唐坊蚍襠系幕煜隙ㄔ蠆⑽薏煌?。通常情況下,如果在后商品或服務上使用的商標使得相關公眾誤認為該商品或服務系由在先商標所有人提供或與其有關聯,則應認定具有混淆的可能性。

但應指出的是,雖然具有基本相同的認定原則,但二者在具體認定過程中亦存在區別,主要體現在舉證內容有所不同。對于相同或類似商品或服務上的混淆認定,在先商標專用權人通常僅需證明存在商品或服務類似這一事實即可,而不需另行舉證證明在后商標的注冊使用具有混淆的可能性。但在跨類混淆認定中,馳名商標所有人應舉證證明存在“特定的事實”使得即便在非類似商品或服務上使用相同或近似的商標亦會使相關公眾產生混淆。

之所以要求馳名商標所有人承擔特定內容的舉證責任,是因為相同或類似的商品或服務通常具有較為相同或近似的功能、用途、銷售渠道等,這一特點導致實踐中同一經營者同時提供幾種相類似的商品或服務的情況常有發生?;詼哉庖豢凸凼率檔娜現?,相關公眾如果在類似商品或服務上看到相同或近似的商標,其通?;崛銜峁┱呦低恢魈寤蚓哂刑囟ü叵?,從而產生混淆。也就是說,這種混淆的產生主要是基于相關公眾對于具體商品或服務以及行業特點的認知,而非其他事實。因此,對于類似商品或服務上的混淆認定,通常僅需證明到商品或服務構成類似這一環節即可。但對于跨類混淆則不然。實踐中,經營者跨類提供商品或服務的情形在實踐中雖確實存在,但并不多見?;詼哉庖皇率檔娜現?,相關公眾即便在非類似的商品或服務上看到相同或近似的商標,其通常亦較難認定其系由同一個主體提供,因此,如果在先馳名商標所有人欲證明即使在非類似商品或服務上亦可能產生混淆,其應另行舉證予以證明(如在先馳名商標所有人在非類似商品或服務上亦有使用行為等等)。

基于前文中已分析的原因,本案中,只有在兩面針公司已舉證證明存在特定事實使得相關公眾誤認為在非類似商品上使用的被異議商標系由兩面針公司提供或與兩面針公司具有特定關聯的情況下,才可能認定存在跨類混淆的情形。但本案中,兩面針公司既未舉證證明牙膏(引證商標一核定使用的商品)的生產者亦有生產鞋、襪(被異議商標指定使用的商品)的慣例,或兩面針公司亦已在鞋、襪商品上使用與引證商標一相同或基本相同的標識從而使得相關公眾對其產生相應認知,同時其亦未舉證證明存在其他事實足以使被異議商標的注冊可能產生與引證商標一的跨類混淆,據此,依據現有證據無法認定被異議商標的注冊使用易使相關公眾產生與兩面針公司引證商標一的跨類混淆。

五、被異議商標的注冊是否會造成兩面針公司引證商標一的淡化。

某一商標在其核定使用商品或服務上構成馳名商標,并不意味著其在非類似商品或服務上當然地可以獲得反淡化?;?。通常只有在符合下列條件的情況下,馳名商標所有人才可以獲得反淡化?;?,即:如果在后商標指定使用商品或服務的相關公眾在看到“在后商標”時通常雖會想到“在先的馳名商標”,但卻能認識到該商品或服務并非由馳名商標所有人提供或與其有特定關聯,則應認定該馳名商標可以獲得反淡化的?;?。

之所以設定上述認定條件,是因為馳名商標的價值很大程度上源于其所具有的“馳名商標”與其“所有人”在“特定商品或服務”上的“唯一對應關系”,而反淡化?;さ哪康囊嘣謨謔溝謎庖晃ㄒ歡雜叵得庠餛蘋?。因通常而言,如果在后商標的相關公眾在看到在后商標時,雖能聯想到在先的馳名商標,但卻可以認識到二者并非由同一主體提供或并無特定關聯,則從長遠來看,此種情況將會導致相關公眾在看到與馳名商標相同或近似的商標時,無法當然地將其對應到該馳名商標所有人,從而使得馳名商標所具有的唯一對應關系受到破壞,產生淡化的可能性。

具體而言,如相關公眾具有下列三個層次的認知,將可以認定該馳名商標可以受到反淡化的?;ぃ?/span>

第一層次的認知是指在后商標(而非在先馳名商標)所使用的商品或服務的相關公眾對于“馳名商標”與其“所有人”在“特定商品或服務”上的“唯一對應關系”有所認知。

通常而言,如果在后商標的相關公眾在看到馳名商標的“標識”時一般會想起核定使用在特定商品或服務上的該馳名商標,則可以認定在后商標的相關公眾對這一唯一對應關系有所認知。之所以要求具有這一層次的認知,是因為只有相關公眾對這一唯一對應關系首先具有認知的情況下,才可能談到該唯一對應關系被破壞,否則這一破壞后果將無從談起。

在后商標的相關公眾對在先馳名商標的唯一對應關系是否具有認知取決于多種因素,且各因素之間相互作用,其中最為重要的三個因素是:在后商標與在先馳名商標指定使用商品或服務的相關公眾在范圍上的重合程度;在先馳名商標的固有顯著性;在先馳名商標的知名度。

通常而言,只有在后商標指定使用商品的相關公眾基本上或大部分被馳名商標相關公眾的范圍所涵蓋的情況下,才可以認定“在后商標的相關公眾”對這一唯一對應關系具有認知的可能性。在此基礎上,如果馳名商標具有“較低”的固有顯著性(如其屬于描述性詞匯或現有詞匯),則通常需達到“更高”的知名度水平才可能使得在后商標的相關公眾對其具有的唯一對應關系有所認知。但如果在先馳名商標的固有顯著性“較高”(如屬于臆造詞匯),則對其知名度的要求則會相對“較低”。

之所以持這一觀點,是因為對于淡化的判斷應以在后商標的相關公眾作為判斷主體,而“在后商標”的相關公眾只有同時是在先馳名商標的相關公眾的情況下其才可能對“在先馳名商標”有所認知。在此情況下,考慮到此處的相關公眾所指向的是作為“整體”而言的相關公眾,而非其中特定個體,故只有在后商標的相關公眾完全或大部分被馳名商標的相關公眾所涵蓋的情況下,從整體而言,在后商標的相關公眾才可能對在先馳名商標的知名度有所認知。據此,相關公眾的重合范圍是第一層次認知產生的前提條件。

在此基礎上,如果馳名商標屬于描述性詞匯或現有詞匯等固有顯著性較低的情形,則因其一方面具有固有含義,同時亦很可能因其具有固有含義而已被他人在在后商標的商品或服務上進行了注冊,故對于在后商標的相關公眾而言,其在看到這一商標標識時,第一反應通??贍蓯欽庖槐曄端逃械暮?,或者是他人已注冊并使用的商標。此種情況下,該馳名商標只有具有更高的知名度才可能使得在相關公眾的認知中,其所具有的指向馳名商標所有人這一功能強于其固有含義或強于其他商標的識別作用,從而在在后商標相關公眾的心目中建立起該馳名商標與其所有人的唯一對應關系。反之,如果該馳名商標是臆造詞匯等固有顯著性較高的情形,則因其本無固有含義,且除非基于巧合或惡意注冊,通常不會出現他人在在后商標的商品或服務上進行注冊的情形,故在后商標的相關公眾對其并不具有固有認知。此種情況下,較之于固有顯著性較低的商標,其達到相對較低的知名度水平,即可能會使得相關公眾產生唯一對應關系的認知。

具體到本案,對于相關公眾是否會產生第一個層次的認知,即被異議商標指定使用商品(即鞋、襪等商品)的相關公眾在僅僅看到引證商標一的“標識”時是否會當然想到原告注冊在牙膏上的引證商標一,原審法院在綜合考慮前文中所提到的相關因素的情況下,對此持肯定態度。原因如下:

被異議商標指定使用商品的相關公眾基本上被涵蓋在引證商標一相關公眾的范圍內。第一層次認知產生的前提條件是,在后商標相關公眾的范圍基本上或大部分被涵蓋在在先馳名商標的相關公眾范圍內。本案中,在先馳名商標(即引證商標一)指定使用的商品為牙膏類商品,此類商品屬于日常消費品,其相關公眾的范圍非常廣泛。被異議商標指定使用的是鞋、襪類商品,該商品亦屬于日常消費品,很顯然,該商品的相關公眾與牙膏類商品的相關公眾在范圍上基本重合。

雖然引證商標一“兩面針”為現有事物,但要強調的是并非只要是現有事物必然具有較低的顯著性,其顯著性高低的判斷還取決于相關公眾的認知能力。如果相關公眾對這一現有事物具有較低的認知能力,則即便其屬于現有事物,亦不能認定其具有低顯著性。具體到本案,“兩面針”雖然是一種中藥的名稱,屬于現有事物,但因為其并非屬于常用藥物,故相關公眾對此并無普遍認知。即便對于有認知能力的相關公眾而言,其中相當一部分亦是基于對于引證商標一的認知而知曉其屬于一種中藥名稱。上述事實意味著對于相關公眾而言,其更多地是將“兩面針”作為商標認知。

鑒于此,相關公眾在看到引證商標一時,通?;嵯肫鵒矯嬲牘咀⒉岵⑹褂迷諮欄嗬嗌唐飛系囊ど癱暌?,而非其他。因此,本案中相關公眾第一層次的認知已構成。

第二層次的認知是指在后商標的相關公眾在看到在后商標時能夠聯想到在先馳名商標。通常而言,如果在后商標與在先馳名商標相同或具有很高的近似程度,較易產生第二層次的認知。之所以持上述觀點,是因為聯想是淡化產生的前提,如果相關公眾在看到在后商標時并不會聯想到在先馳名商標,則該馳名商標具有的唯一對應關系顯然不會被破壞。而之所以要求兩商標相同或具有很高的近似程度時,相關公眾才會聯想到在先馳名商標,是因為對于在后商標的相關公眾而言,即便其對在先馳名商標有所認知,該認知亦是以“商標標識”及其“使用的商品或服務”兩個因素為認知基礎。但當其在非類似商品或服務上看到相關商標時,此時的認知已脫離了馳名商標的商品或服務這一因素,就相關公眾的通常認知規律而言,在脫離了“商品或服務”這一因素而僅僅對“單獨的商標標識”進行認知時,其對商標近似性程度的要求顯然要高于結合商品或服務進行考慮時的近似性要求。因此,通常情況下,只有兩商標相同或具有很高的近似程度時,相關公眾才可能在看到在后商標的情況下仍能聯想到在先的馳名商標。因此,淡化?;ぶ辛氳牟σ栽諍笊癱曖朐諳瘸勖癱晗嗤蚓哂瀉芨叩慕瞥潭任疤?。

具體到本案,將被異議商標與引證商標一相比可以看出,被異議商標的中文部分“倆面針”與引證商標一“兩面針”基本相同,雖然其增加了相應的圖形部分且有對應的拼音“L.M.ZHEN”,但鑒于對于組合商標而言,其中文部分顯然會在更大程度上影響相關公眾的認知,屬于顯著部分。因此,上述商標在文字部分的高度近似必然導致被異議商標與引證商標一具有極高的近似程度。據此,相關公眾在看到被異議商標時通?;嵯氳皆嫻囊ど癱暌?,因此,本案中存在第二個層次的認知。

第三層次的認知是指在后商標的相關公眾能夠認識到在后商標與在先馳名商標并無關系。這一認知的產生亦會受多種因素影響,包括在先馳名商標的商品或服務的價格、檔次、經營特點,該馳名商標所有人是否存在跨行業經營的情形等等。

之所以持上述觀點,是因為如果相關公眾將在后商標與在先馳名商標相混淆,或認為二者有關聯,則意味著在相關公眾的心目中仍認為該馳名商標與其所有人具有唯一對應關系,此種情況下,該唯一對應關系并未被破壞。只有相關公眾能認識到在后商標與該馳名商標并無關系的情況下,從長遠來看,在后商標的注冊使用才可能會導致相關公眾在看到這一商標時并不會當然地想到該馳名商標,從而使在先馳名商標所具有的唯一對應關系遭到破壞,產生淡化的可能性。

具體到本案,原審法院對于第三層次認知的存在亦持肯定態度。原因在于,本案現有證據既無法看出兩面針公司已在鞋、襪類商品上使用了與引證商標一相同或基本相同的標識,亦無法看出存在牙膏類產品與鞋襪類產品跨類經營的行業慣例,因此,相關公眾如在鞋襪類商品上看到被異議商標時,雖然會基于二者具有的極高近似程度而聯想到引證商標一,但卻通常并不會認為被異議商標與原告有關。由此可知,相對于引證商標一亦存在第三層次的認知。

綜上,鑒于被異議商標的注冊使得在先馳名商標具備受反淡化?;に蟮娜霾憒蔚娜現?,故其注冊及使用行為會構成對引證商標一的淡化。

在上述分析的基礎上,被異議商標的注冊未構成與引證商標一的跨類混淆,但構成對引證商標一的淡化,故其已違反《商標法》第十三條第二款的規定。

綜上,北京市第一中級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第(二)項之規定,判決:一、撤銷第3386號裁定;二、商標評審委員會重新作出裁定。

商標評審委員會不服原審判決,向本院提起上訴,請求撤銷原審判決,維持第3386號裁定。其主要理由為:商標反淡化認定的標準是作為強化馳名商標的?;ざ妨⒌?,指在非類似商品或服務上使用與馳名商標相同或近似標志雖不會引起混淆,但將削弱馳名商標的顯著性。該標準成立的前提是受?;ど癱暌汛鏌歡ǖ某勖潭?。我國法律尚未將反淡化理論引入到馳名商標?;ぶ?,在現行法律規定下,適用《商標法》第十三條仍以誤導公眾、損害馳名商標所有人利益為前提。本案中,兩面針公司在復審階段提交的證據僅有商標注冊證、商標局第53號通知、中國名牌產品證書的復印件,上述證據不符合馳名商標認定條件,商標評審委員會無法僅憑上述證據認定引證商標一為馳名商標。兩面針公司雖在原審訴訟階段補充提交了部分證據,但該部分證據的證明力有限,尚不能證明引證商標一已達馳名程度;且此部分證據未在復審階段提交,不能成為撤銷第3386號裁定的依據。此外,被異議商標指定使用的第25類帽、襪等商品與牙膏商品在功能用途、銷售渠道等方面存在較大差異,在此情況下,一般消費者不會將被異議商標標示的商品與兩面針公司相聯系,從而損害其利益,故本案不構成《商標法》第十三條規定之情形。

兩面針公司、洪某某服從原審判決。

本院查明:原審判決查明的事實基本清楚,有被異議商標及引證商標的商標檔案、商標局第21354號裁定、商標評審委員會第3386號裁定、當事人提交的證據材料以及當事人陳述等在案佐證,本院予以確認。

兩面針公司在二審庭審過程中明確表示,其主張馳名的注冊商標為第9084XX號“兩面針及圖”商標和引證商標二;引證商標一專用權期限至2007813日,專用權期限屆滿后未續展。

經查,兩面針公司在向商標評審委員會提交的《異議商標注冊申請復審理由書》中,主張其在牙膏商品上在先注冊的系列引證商標在被異議商標申請注冊前已成為馳名商標,在其列舉的相關注冊商標中包括引證商標一和引證商標二,但不包括第9084XX號“兩面針及圖”商標。兩面針公司亦未向商標評審委員會提交有關第9084XX號“兩面針及圖”商標的商標注冊方面的證據材料。兩面針公司主張適用的法律條款為《商標法》第十三條第二款、《民法通則》第四條和《反不正當競爭法》第二條。

商標評審委員會第3386號裁定并未明確列舉兩面針公司主張構成馳名商標的商標注冊號,其中涉及馳名商標的復審理由為:“申請人在牙膏商品上在先注冊的‘兩面針及圖’、‘LIANGMIANZHEN’商標在被異議商標申請注冊之前已成為中國的馳名商標,被異議商標是對申請人馳名商標的直接復制、模仿?!?/span>

20111026日,在原審法院開庭審理過程中,兩面針公司主張馳名的商標為引證商標一和引證商標二。20111214日,兩面針公司向原審法院提交書面情況說明,該說明載明:“引證的被認定為馳名商標的第1074953號‘兩面針及圖形’商標業已因期滿未續展失效。經核查,被認定為馳名商標的實際應為更早(19961207日)在完全相同的‘牙膏’商品上注冊的完全相同的‘兩面針及圖形’商標(注冊號為9084XX)。原告此前對第1074953號‘兩面針及圖形’商標的引證蓋因兩件注冊所涉及的商標與商品完全相同予以混淆所致,故懇請貴院核準予以更正。隨函附上第9084XX號‘兩面針及圖形’商標的《商標注冊證》及《核準續展注冊證明》的復印件,請參閱?!?/span>

以上事實,有兩面針公司向商標評審委員會提交的《異議商標注冊申請復審理由書》、商標評審委員會第3386號裁定、兩面針公司在原審訴訟期間提交的情況說明、第9084XX號“兩面針及圖”商標的商標注冊證等證據及當事人陳述等予以佐證。

本院認為,人民法院審理行政案件,對具體行政行為是否合法進行審查?!渡癱攴ā返謔醯詼罟娑ǎ骸熬筒幌嗤蛘卟幌嗬嗨粕唐飛昵胱⒉岬納癱曄歉粗?、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的,不予注冊并禁止使用?!痹謔視酶梅曬娑ㄊ?,應當首先確定當事人主張的馳名商標是否為在中國注冊的商標?!渡癱昶郎蠊嬖頡返詼頌豕娑ǎ骸吧癱昶郎笪被嶸罄聿環癱昃忠煲椴枚ǖ母瓷蟀訃?,應當針對當事人申請和答辯的事實、理由及請求進行評審?!彼淙簧癱昶郎笪被岬?/span>3386號裁定中并未明確列明兩面針公司主張構成馳名商標的注冊商標的注冊號,但參照《商標評審規則》的上述規定,原審法院應當根據兩面針公司向商標評審委員會提交的《異議商標注冊申請復審理由書》及相關證據材料,確定兩面針公司在商標異議復審程序中主張的構成馳名商標的注冊商標。兩面針公司在《異議商標注冊申請復審理由書》中明確列舉的注冊商標中包括引證商標一和引證商標二,且兩面針公司在原審庭審過程中明確表示其主張馳名的商標為引證商標一和引證商標二,故原審判決對引證商標一和引證商標二在被異議商標申請注冊前是否馳名,以及相對于引證商標一和引證商標二而言,被異議商標的注冊是否違反了《商標法》第十三條第二款的規定進行評述并無不當。兩面針公司在原審庭審結束后才向原審法院提交書面說明,稱其主張馳名的注冊商標為第9084XX號“兩面針及圖”商標和引證商標二,請求原審法院予以更正,缺乏法律依據。

本案中,引證商標一因未續展,自2007814日起已喪失專用權,不屬于在中國注冊的商標,不在《商標法》第十三條第二款的適用范圍內。原審判決對引證商標一是否馳名進行認定,并在此基礎上作出相關判決,屬于適用法律錯誤,本院依法予以糾正。兩面針公司在異議復審階段提供的證據中,除商標局作出的第53號通知在附圖中體現了引證商標二的商標標志外,其他證據并未涉及引證商標二的知名度,且商標局的上述通知中亦未明確相關商標的注冊號,無法確定該通知附圖中涉及的商標必然包括引證商標二;即使考慮兩面針公司在原審訴訟中提交的證據材料,亦不足以認定引證商標二在被異議商標申請注冊前已達馳名程度。故第3386號裁定和原審判決認定引證商標二在被異議商標申請注冊前不構成馳名商標并無不當。即現有證據不足以證明被異議商標的申請注冊,違反了《商標法》第十三條第二款的規定。第3386號裁定的結論并無不當,依法應予維持。商標評審委員會的上訴理由雖不準確,但其上訴請求于法有據,本院對此予以支持。

兩面針公司在商標評審階段未提出有關第9084XX號“兩面針及圖”商標的相關主張,兩面針公司仍有后續救濟手段,本院在本案中不宜對該商標直接加以評述,以防損害各方當事人程序方面的審級利益。

綜上,原審判決認定事實不清,適用法律錯誤,依法應予糾正。商標評審委員會的上訴理由雖不準確,但其上訴請求于法有據,本院對商標評審委員會的上訴請求予以支持。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十一條第(三)項之規定,判決如下:

一、撤銷北京市第一中級人民法院(2011)一中知行初字第1858號行政判決;

二、維持商標評審委員會商評字〔2011〕第03386號《關于第3376170號“倆面針L.M.ZHEN LIANGMIANZHEN及圖”商標異議復審裁定書》。

一審案件受理費一百元,由柳州兩面針股份有限公司負擔(已交納);二審案件受理費一百元,由柳州兩面針股份有限公司負擔(于本判決生效之日起七日內交納)。

本判決為終審判決。

審 判 長    莎日娜

代理審判員 周 波

代理審判員    戴怡婷

二○一三年四月二十六日 

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